資訊產業中第09類與42類商標申請考量

2019-12-10

資訊產業的從業人士若欲規劃商標保護時,經常會考慮選擇第09類的商品及第42類的服務申請註冊,而此二類商品與服務的區分則有部分的模糊地帶,讓許多的申請人難以判斷該選擇哪一類,或是兩類都提出申請以擴大保護範圍。爾後面對商標爭議,或是在要求提供使用證據才能取得商標註冊的國家,在使用證據的準備上也是另一項功夫。

 

第09類與第42類的範圍定義

 

依據國際通用的尼斯分類定義,屬於第09類商品項目所包含的範圍極廣,如科學研究、導航、測量、攝影、光學、救生裝置;電力分配;聲音、影像處理用裝置;已錄和可下載之媒體、電腦軟硬體及周邊設備;收銀機;潛水用品;滅火裝置等,皆被劃分在第09類的範疇中。

 

 

而第42類服務包含的範圍則有:科學及技術性服務與研究及其相關之設計;工業分析及工業研究服務;電腦硬體、軟體之設計及開發等。

 

商業實務上商品與服務的呈現情形

 

由上述二個類別尼斯分類的定義來看,申請人常容易產生第09類為硬體,而第42類為軟體此一差別的聯想,因此許多經營設計程式、販售程式為商品的公司會考慮在第42類提出申請,而忽略了第09類。然而第42類的範圍並不包含販售軟體商品。事實上,申請人或公司所販售的產品無論是硬體還是軟體,都是屬於第09類「商品」;而第42類所包含的範圍,是指申請人所販售的是「為他人提供服務」的部分,此一「服務」的意義則多著重於客製化設計、提供程式更新、商品軟體程式的長期維護等「服務」的面向,如Netflix、Spotify等付費租用一段時間的服務,比較偏向非買斷制的販售。

 

因此,若申請人的營運項目為軟體設計完成後,將該軟體販賣給客戶,則應選擇在第09類提出申請,而非第42類。

 

關於使用證據

 

屬於第09類的「商品」多數具有實體,相較於第42類的服務,在使用證據的準備上普遍較為容易。使用證據認定的大原則是「消費者購買並取得該品項時,所呈現的態樣」,舉例來說,最簡單的證據即為商品本身、商品的包裝盒打印上商標、在賣場販售的情形(貨架陳列照片);電子商務則有購買網站介面等。若屬於較無實體物品的軟體程式部分,多數人採行的方法為呈現電商網站的購買介面,或是軟體程式錄製的載體及其包裝,如光碟、記憶卡等等。至於第42類服務的使用證據,常見宣傳服務的文宣、DM、電視網路廣告等,或者同樣可呈現屬於無形商品的電商網站購買介面。

 

關於申請策略

 

由於商業性質緣故,通常申請人(軟體生產者)較不容易提出能被官方核可的第42類使用證據,或是申請人所販賣的產品基本上並不屬於第42類,此時可以考慮僅申請第09類。即使未來有競爭對手在第42類提出近似商標申請,審查委員可能會因為營業範圍太相近,而考量是否核准該競爭對手的商標申請,故僅申請第09類仍具有部分的商標權保護力。如果申請人(軟體生產者)未來有擴大營業項目並販售服務的計畫,建議還需考量申請第42類。

 

若是申請美國商標,也可以考慮就第42類的部分,先另案以「意圖使用」提出申請,並在未來數年內完成服務的實際營運,並於領證前再提出相關使用證據。但若屆時仍無法提供使用證據,該申請案將會失效。